パテントに関する専門用語
  

 No:  1497   

After-acquired patent/特許出願/禁反言

 
体系 ビジネス用語
用語

After-acquired patent(爾後取得特許)

意味  After-acquired patent(爾後取得特許)とは、一般に、或る特許権について譲渡契約やライセンス契約を締結した後に取得した別の特許のことを言います。



内容 ①After-acquired patentの意義

(a)一般に商業的な契約を締結する場合に、その契約の目的である条項の実現を確実にするために、契約者の財産に関係する条項を入れる場合があります。

(b)こうした財産を“After-acquired property”といい、また、そうした条項を“After-acquired property clause”と言います。

(c)例えば、賃貸契約において借主の財産を担保とする場合にこうした条項が契約書に加えられる場合が多いです。
After-acquired property clause(爾後取得財産条項)とは


②After-acquired patentの内容

(a)特許の分野では、ある特許権(特許出願中の権利を含む)に関してライセンス契約や譲渡契約を締結する場合に、After-acquired patentの存在が問題となる可能性があります。

(b)例えば構成要件a+b+cからなる特許発明1、及び、構成要件a+b+c+dからなる特許発明2がそれぞれ他人に対して付与されていたとします。

 この場合、後発の特許権者が特許発明2を実施するときには、特許発明2の特許権者の許可を受けることが必要です。



 この場合、特許発明1の特許のことを、後発の特許発明に対して支配的な影響を及ぼす特許という意味で、“Dominant patent”と言い、これに対して、特許発明2の特許のことを、特許発明2から派生したという意味で“subservient patent”ということがあります。
→基本特許(dominant patent)とは

(c)過去の事例ですが、

・後発特許権2を有する乙が、支配的な先行特許権1(権利者甲)の存在を知らないで、後発特許権2に対して、他人丙に対して実施のライセンスを許諾し、

・そのライセンス契約の締結後に、乙が先発特許権1の存在に気付いて、これを甲から譲り受け、

・乙が新たに取得した先発特許権1に基づいて、乙による後発特許権2の発明の実施を権利侵害として訴えたという事件があります。

 AMP INCORPORATED v. THE UNITED STATES 389 F.2d 448 

 丙は、後発特許権2の譲渡契約と無関係の第三者から、先発特許権1の侵害で訴えられるのであれば仕方がないが、後発特許権2の譲渡人が譲渡契約の後に先発特許権1を取得したのだから、先発特許権1について黙示のライセンスが発生していると主張しました。
Implied license (黙示ライセンス) とは

 乙は、先発特許権1の存在に気付いたのは、譲渡契約の締結後だから、先発特許権1の存在を隠して譲渡契約を結んだわけではなく、従って、爾後取得特許権の行使が禁じられる理由はないと主張しました。

 裁判所は、法的禁反言の考え方を適用して、乙の権利行使は禁止されるべきであると判断して、黙示のライセンスの成立を認めました。

 ちなみに、乙と丙とのライセンス契約は、丙が乙に発明品の製品開発を依頼したという特殊な事情の下で締結された、ロイヤリティフリー(無償)のライセンスです。

 乙からすれば、乙によって幾ら発明されてもロイヤリティが入ってこないという状況に不満があり、特許出願等の先行投資の費用をいくらかでも取り戻そうとして、こうした手段を取ったのでしょうが、裁判所からはフェアではないと判断されたようです。



留意点  前述の特許発明1及び特許発明2の関係を我が国では利用関係と言います。
利用関係とは



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