●平１０（オ）３６４号（権利の濫用）／キルビー判決

無効理由による濫用の抗弁／特許出願／特許権侵害

［事件の概要］

①上訴人Ｘは、「半導体装置」の発明に関して、米国出願イに基づくパリ優先権を主張して昭和３５年に特許出願ロを、次に昭和３９年に特許出願ロの分割出願である特許出願ハを行い、さらに昭和４６年に特許出願ハの分割出願である本件特許出願ニを行いました。原々出願である特許出願ロは最終的に特許になったものの審査が長引き、特許処分後の権利期間は僅かしか残っていませんでした。原出願である特許出願ハは、公知発明に基づいて容易に発明できるものとして拒絶査定が確定しました。本件特許出願ニに対しては特許権が付与されました。被上訴人Ｙは、自身の販売する集積回路がＸの特許の技術的範囲に属しない旨を確認するために損害賠償請求権不存在確認訴訟を提訴しました。

②本件特許出願の審査においては、１２社から特許異議申立があり、殆どの特許異議申立人は特許出願ハが不適法な分割出願である旨を主張しましたが、それらの主張は審判官により退けられています。

③本件特許の権利範囲、分割出願の要件等に関する問題については、別のレポート（→平１０（オ）３６４号（分割出願の要件及び先願主義違反権利））を参照して下さい。

④第１審では、Ｙの装置がＸ特許権の構成要件の一部（複数の回路素子は互いに距離的に離間して形成される）を有しないので、特許発明の技術的範囲に属しないと判断しました。

⑤第２審では、権利の濫用を根拠として損害賠償請求権の存在を否定しました。その理由は、原出願ハに係る発明とその分割出願である特許出願に係る発明とは、実質同一であるから、分割出願として不適法であり（※１）、出願日の遡及効を認められない、原出願ハは拒絶査定が確定しているが先願の地位を失わないので（※２）、本件特許出願に係る特許は先願主義違反で無効となる蓋然性が極めて高いものであり、かつ原出願が拒絶されたのと同じ新規性違反で無効となる蓋然性も内包するから、こうした無効理由が存することの明らかな特許権に基づいて損害賠償請求権を認めるのは、権利の濫用であるというものです。

（※１）…現在の審査基準では、原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一である場合には、分割出願の要件の問題ではなく先願主義違反の問題として処理されます。

（※２）…平成１０年の改正法によれば、拒絶査定が確定した特許出願には先願の地位を生じません（特許法第３９条第５項）。

⑥Ｘは、上訴理由として、第１に、侵害事件の判断に当たっては特許権を有効なものとみなして対象物件が技術的範囲に属するか否か判断すべきところを実質上特許権を無効とする判断を行ったところに法令違背がある、第２に、旧特許法の判断を誤って拒絶査定が確定した原出願と本件特許出願との発明の同一性を判断した、第３に、被控訴人が主張しない権利濫用の抗弁などを認定した、第４に、本件出願（分割出願に係る発明）と原出願に係る発明との同一性の認定に関して、両出願の特許請求の範囲の記載に基づかなかった、第５に、本件発明の「被着」の解釈に当たり、米国法及び米国判決の解釈を誤って「被着」には「密着する」手段を含まない旨を認定した、などを主張しました。

［裁判所の判断］

　“特許に無効理由が存在することが明らかで当該特許が無効とされることが確実に予見される場合には、その特許権に基づく差止・損害賠償等の請求は許されない”という結論を、次の理由から導きました。

①上記特許権に基づく差止・損害賠償等を請求することを容認すれば衡平の理念に反する。

②紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましく、上記特許権に基づく侵害訴訟において無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。

③特許法１６８条２項は、特許に無効理由が存在することが明らかで無効とされることが確実に予見される場合まで訴訟手続を中止すべき旨を規定したと解することはできない。

［コメント］

　権利の濫用に関しては、裁判所で言う通りとして、特許出願の明細書の書き方にも様々な教訓を含む事件です。例えば上告理由として、米国法の解釈を持ち出して、「被着」は「密着」を含む旨を主張していますが、そうならば最初から明細書にそう書いておけば問題がありませんでした。明細書の書き方に対する考え方として、発明の説明は暈して書いた方が侵害訴訟において有利という意見がありますが、その反面、審査官の発明の理解を妨げ、権利化に時間がかかるリスクがあるということにも留意すべきです。

［特記事項］

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