今岡特許事務所-パテントニュース2015年6月8日製法特許の効力範囲についての最高裁判決

製法特許の効力範囲についての最高裁判決

特許出願／ＰＢＰ

　特許出願人が医薬品の発明について製法を記載して発明の範囲を特定したクレームをプロダクト・バイ・プロセス（ＰＢＰ）クレームといいます。一般に、特許出願時の技術常識を踏まえて、新規な物の構成を特定する際に製法を記載せざるを得ないものを真正ＰＢＰ、物の特性・機能などでその物を特定できたのにあえて製法を用いて限定するものを非真正ＰＢＰといいます。これまでは、前者については、請求項に記載した製法以外の製法で製造されたものにも及ぶ、後者については、請求項に記載した製法以外の製法で製造されたものには及ばないというのが判例の考え方でした。前者と後者とを場合分けしてＰＢＰに対して異なる解釈をしていましたが、どちらか一方を不適当とする訳ではありませんでした。

　本年６月５日の新聞報道で最高裁判所がこの問題に関して新しい見解を示したという記事が流れました。すなわち、
（１）製法にかかわらず構造や特性が同一であれば、特許権侵害に当たる。
（２）一般に製造方法を記した特許を取得する場合には、特許権の範囲が理解できなくなるので適当ではない。
（３）しかし、例えば最先端の生化学が用いられた発明では、成分が有効と分かっていても複雑な構造や特性の科学的な説明が不可能な場合もあり、そうした場合は例外的に製造方法を記載した特許が認められる。

　この事例は、ハンガリーの製薬会社が特許していた高脂血症の医薬品に関して、同一の成分を販売した国内の医薬品を製造した国内製薬会社に差止請求をしていた事例です。

　知財高裁は、この件に関して、当該特許の効力はその製造方法に限って保護されるという立場で、ハンガリーの製薬会社の請求を棄却していました。最高裁裁判所は、知的高裁の判決を破棄して、本件特許が上記例外に該当するかいなかを判断させるため、審理を知的高裁に差し戻しました。

　これからは特許出願の明細書の作成段階で、ＰＢＰを使ってクレームを記載できる例外的な場合にあてはまるのかどうかをよく検討する必要があるようです。

　今後の動向が注目されます。

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２０１５年６月８日（月曜日）特許ニュース

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