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①特許を受ける権利の予約承継の意義
職務発明制度では、使用者等と従業者等との間での事前の合意を前提として、職務発明について特許を受ける権利を使用者等に予約承継させることを認める(特許法第35条第2項)反面、こうした措置の対価として従業者等が相当の利益を受ける権利を認めています(同条第4項)。対価の定め方としては、いろいろありますが、現在では、特許出願に至った時、或いは設定登録に至った時に一時金を支払い、その後は発明の利用の程度に応じて追加の補償を行う方式(→実績補償方式とは)をとる会社が少なくありません。
こうした方式は、特許出願後の手続(拒絶理由通知の対応等)について発明者の協力を得るのには優れています。しかしながら、使用者等としては、新規性・進歩性の欠如などの理由から、特許出願の流れのどこかで権利化を諦めざると得ない場合があります。
発明者としては、“もう少し粘れば特許になるかもしれないのに”と思う段階でも、使用者等の経営判断として、当該特許出願に関して権利化を断念するのは仕方がないことである、ということを事前に使用者等と従業者等との間の共通認識としておくことができることが重要です。
②特許を受ける権利の予約承継の注意点
(a)具体的には、使用者等は、次のことに関しての決定権が使用者等にあることを職務発明規程(勤務規則等)で明らかにしておくことが望まれます。
・特許を受ける権利を承継することを決定した後に、使用者等は当該発明について特許出願をするか否かを決定すること。
こうした決定をする状況として、例えば開発部門の部長が部員に対して一つの課題に関して工夫をするように指示を出し、これに応じて複数の職務発明の届け出があったとき、予算などの都合で全ての発明について特許出願をすることはできないが、会社として出願に至らなくても、部員本人の名義で、或いは特許を受ける権利を転得した第三者によって特許出願をされてしまうのは困るという場合が想定されます。
・当該特許出願について出願審査請求をするか否かを決定すること。
特許出願をするか否かを決定する段階では未だ未公開であった先行技術が後日判明し、新規性・進歩性を欠如しているという場合が想定されるからです。
・職務発明についての特許出願を取り下げること、或いは特許維持年金を支払うか否かを(当該特許出願について設定登録を受けるために必要な1?3年次の特許料を含めて)決定すること。
特許出願について査定に至るまで、或いは特許権を取得するまで頑張ったものの、それに見合う実施の需要がないと見切った場合などが該当します。
(b)なお、職務発明について特許出願することを要しない旨の決定は、特許を受ける権利を承継しない旨の決定とはみなさない、ことを職務発明規程にしておくべきです。
そうしないと、従業者等の立場からは、特許出願をする機会を失った上に相当の利益を得られないという場合が想定され、不公平感が大きいからです。
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