| 体系 |
実体法 |
| 用語 |
Prima-facie Obviousness |
| 意味 |
Prima-facie Obviousness（一応の自明性）とは、米国特許出願の請求項に係る発明について拒絶理由通知を出すときに、審査官が立証するべき自明性をいいます。
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| 内容 |
①審査官が進歩性を否定する旨の拒絶理由通知を出そうとするときには、請求項に係る発明が一応自明であることの立証をしなければなりません。一応の自明性は、米国訴訟のPrima facie Proofの考え方にならったものです。
②審査官は、一応の自明性の証明のために、当該発明とすることの示唆・動機の存在、成功することへの合理的な理由、全ての構成要素が開示されている事実などを証明します。
③一応の自明性の証明ができていなければ、特許出願人は如何なる理由により請求項に係る発明が自明であると判断したのか、その根拠を示して欲しいと述べることで、審査官に反論することができます。
④もっともＫＳＲ判決以降、ＴＳＭテスト（教示・示唆・動機があるかどうかのテスト）に過剰に形式的・硬直的に適用することは誤りであると考えられていることには留意する必要があります。
⑤一応の自明性の証明ができている場合には、特許出願人は次の方法で反論することができます。
（イ）引用文献が関連する技術分野のもの（analogous prior art）ではないため、引用文献としての適格性がない。
（ロ）引用文献を組み合わせることの動機がない（poor motivation）。
（ハ）引用文献を組み合わせることに阻害要因がある。
・引用文献同士を組み合わせると機能しなくなってしまう（inoperable）
（ニ）審査官の判断が後知恵(hindsight)に基づくものである。
（ホ）本願発明は予期しない結果（unexpected result）を生み出す。
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| 留意点 |
③に関連して、日本の進歩性審査基準では、「最適材料の選択・設計変更・単なる組み合わせは、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り進歩性が認められない。」という立場をとっています。すなわち、特許出願人の方から、その相違点を単なる設計変更と捉えるのは誤りであるとか、仮に設計変更であってもかかる変更をすることは引用発明の目的に反するとか、積極的に反論をしていく必要があるということです。
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