●ETHICON INC v. UNITED STATES SURGICAL CORPORATION (II) No.97-1269

特許権の共有／特許出願／安全穿孔装置

［判決言い渡し日］

1998年２月３日

［発明の名称］

安全に穿孔する装置及び方法

［主要論点］

共同発明に係る特許出願に対して特許が付与され、共同発明者が特許権の共有者となった場合に、各共有者の権利の範囲をどのように解釈するべきか。

［判例の要点］

　各共同発明者は、各人の発明への貢献とは関係なく、特許の全体に対して持分を保有すると推定されます。

［本件へのあてはめ］

①本件は、Yoon が自らを唯一の発明者として特許出願して取得した特許権について甲に畑排他的ライセンスを許諾し、甲が乙を特許侵害で訴えたところ、乙が特許出願の手続から締め出された共同発明者Choiを探し出して、Choiから遡及的ライセンスの許諾及び被告側の訴訟支援の合意を取り付けて対抗したものです。

　地方裁判所は、Choiが共同発明者であることを認めて、特許権の権利者を修正しました。

②そして地方裁判所は、原告の訴えを却下しました。

③控訴審において、原告は、Choiは本件特許のクレーム３３及び４７の発明の構想に貢献したものであり、他方、原告は被告がクレーム３４及び５０を侵害していると争っているのであるから、仮に被告が主張する“遡及的”ライセンスの効果が特許成立時まで遡るとしても、Choiには本件特許のクレーム３３及び４７のライセンスを許諾する権利がないと主張しました。

④控訴裁判所は、Choiは特許権の共有者として特許全体に対して持分を有するものと推定されると指摘し、遡及的ライセンスの効力云々の問題以前に、そもそも本件特許の侵害訴訟にChoiが原告として加わっていないので、原告の請求は棄却されると判断しました。

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