●平成２７年（ネ）第１００１４号［その１］（特許侵害差止請求控訴事件・請求認容、控訴棄却）

均等論／特許出願／第１要件

［事件の概要］

①事件の経緯

（イ）本件は、角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権である被上告人（甲）が、上告人（乙）らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は、上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり、その特許発明の技術的範囲に属すると主張して上告人らに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求めて裁判所に提訴した事案です。第一審は、甲の請求を認諾、これに対して乙が控訴しています。具体的には、

（ロ）甲（被控訴人）は、

　平成９年９月３日に、米国特許出願に基づくパリ条約優先権（優先日平成８年９月３日）を主張して我が国への特許出願（特願平１０－５１２７９５）を行い、

　平成１４年５月２４日に当該特許出願について特許権の設定登録を受け（特許第３３１０３０１号）、

　平成２１年２月２４日に当該特許権について存続期間の延長登録出願を行い、

　平成２２年３月３１日に存続期間の延長登録の延長登録を受けた。

（ロ）甲は、当該特許出願について特許権の設定の登録を受けた後、次の無効審判の請求を受け、無効審判中の訂正の請求により特許請求の範囲に記載の発明が変更された。

・平成２５年５月２日に無効審判（無効2013-800080）を受け、これに対して請求項２９及び請求項３０を削除する訂正を求めた。訂正認容、請求棄却。審決確定日は平成２８年２月８日。

・平成２５年１２月１０日に無効審判（無効2013-800222）を受け、これに対して請求項２９から３０を修正する訂正を請求した。訂正認容、請求棄却。審決確定日は平成２８年４月８日。

・平成２６年１０月３０日に無効審判（無効2014-800174）を受け、これに対して請求項を修正する訂正を請求した。訂正認容、請求棄却。審決確定日は平成28年11月25日。

・平成２７年３月１０日に請求項請求項１３～２８に関して無効審判（無効2015-800057）を受け、これに対して請求項２７〜２８を修正する訂正を請求した。訂正認容、請求項２７〜２８について請求認容。審決確定日は平成２９年３月２７日。

・平成２７年６月１５日に無効審判（無効2015-800137）を受け、これに対して請求項１～１２及び請求項１３～２８を修正する訂正を請求した。請求棄却。審決確定日は平成２８年２月２８日。

　前記無効審判において、請求の範囲中のビタミンＤの主鎖の構造中の３つの選択肢（ＣＤ環・ビタミンＤ・ステロイド環）のうちのＣＤ環が削除され、また側鎖のうちのＹが酸素原子に限定されました。

②本件特許発明の内容

（い）訂正後の請求の範囲の概要は次の通りです。

　Ａ－１下記（イ）の構造を有する化合物の製造方法であって

　Ａ－２　（式中、ｎは１～５の整数であり；

　Ａ－３　Ｒ_１およびＲ_２は各々独立に、所望により置換されたＣ１－Ｃ６アルキルであり；

　Ａ－４　ＷおよびＸは各々独立に水素またはＣ１－Ｃ６アルキルであり；

　Ａ－５　ＹはＯ（酸素原子）であり、ここでＲ^３は水素、Ｃ１－Ｃ６アルキルまたは保護基であり；

　Ａ－６　そしてＺは、式（ロ）のステロイド環構造または式（ハ）のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）

Ｂ－１　下記（ニ）の構造（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）を有する化合物を

　Ｂ－２　塩基の存在下で下記（ホ）又は（ヘ）の構造（式中、ｎ、Ｒ_１およびＲ_２は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）を有する化合物と反応させて、

　Ｂ－３　下記（ト）構造：

　を有するエポキシド化合物を製造すること

　；Ｃ　そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および

　Ｄ　かくして製造された化合物を回収すること；

　Ｅ　を含む方法。

（ろ）背景技術の説明は次の通りです。

●本件発明は、ビタミンＤ誘導体（マキサカルシトールを含む）及びステロイド誘導体を合成するための中間体及びその製造方法に関するものである。

●活性化ビタミンＤ３の一種であるカルシトリオールには次の生理作用がある。

・従来知られていた作用…カルシウム代謝調節作用

・新たに見い出された作用…細胞の増殖抑制作用・分化誘導作用

・新たな作用の用途…角化異常症（表皮組織を構成する細胞のうち，最上層を構成する角質層の肥厚，増殖，形成異常に基づく疾患の総称）の治療薬

・副作用…血中カルシウムの上昇（骨から血中にカルシウムを放出することを含む）

●マキサカルシトールの技術的な意義・作用等

・意義…カルシトリオールの官能基を化学的に変化させ（修飾）、活性や反応性などの機能を変化させた物質。

・２２位のメチレン基を酸素原子に置換して増殖抑制作用を１０~１００倍に高めた。

・副作用である血中カルシウム、リンの上昇作用が著しく弱い。

（は）本件発明の構成中の特徴部分です。

・下図に示す通り全体として２工程である。

・第１工程で、出発物質の側鎖（YH）と、エポキシ基（酸素原子Oを一角とする三角形（３員環）及びその両側の炭素原子からなる構造）を有する反応物質とを反応させて、エーテル結合及びエポシキ基を導入する。

　注意…両者の導入に２工程以上かけるものは先行技術に存在する。

・第２工程でエポキシ基を開環して、マキサカルトールの側鎖を形成する。

※注意

・ビタミン構造には、主鎖の下部から（主鎖中の上部の原子団と）同じ方向に二重結合が突き出るシス体と、反対方向に２重結合が突き出るトランス体とが存在する。

・本発明の請求の範囲では、特許出願時から一貫して図表によりシス体の構造が特定されている。明細書にはシス体に限定した理由及び作用効果に関して文章による説明はない。

・一般にシス体とトランス体とは物理的・化学的性質を異にする場合が多い（∵分子内の原子同士の位置関係が異なる）。

・ビタミンＤのトランス体はシス体に比べて安定性・酸化抵抗性が高い。

・しかしながら、本発明の方法の実施の可否を左右するような本質的な性質の違いはない（∵主鎖の下部に位置する二重結合は、主鎖の上部から突き出た側鎖に存在する本発明の反応点から離れた位置にあるからであると推察される）

③控訴人の方法の概要は次の通りです。

本件特許発明との相違点の要旨

・出発物質のビタミン構造がシス体ではなくトランス体である。

・トランス体は、シス体に比べて酸化抵抗性が高い。

・工程数が異なる（∵シス体へ異性化する工程が必要となる）。

④先行技術

　特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために、新規ビタミンＤ誘導体が開発されており、その一つとして前述のマキサカルシトールが知られている。マキサカルシトールの製造方法を記載した文献として次のものが存在する。

・日本特許公開公報昭和６１－２６７５５０号（先行文献⓪）

　マキサカルシトールを含む９、１０－セコ－５、７、１０(19)プレグナトリエン誘導体の製造方に関して、ステロイド環構造の２０位アルコール化合物を、４－ブロモ－１－ブテンを試薬として反応させて２０位に側鎖（マキサカルシトールの側鎖ではない。）を導入した上、これを酸化し、さらに、別の試薬である有機金属化合物（メチルマグネシウムブロマイド）と反応させて、最後に光照射及び熱異性化を行い、マキサカルシトール等を製造すること。

・特開平６－７２９９４号公報（先行文献①）

　上記①の方法は、ステロイド環構造の２０位アルコール化合物を、ジアルキルアクリルアミド化合物と反応させて２０位に側鎖（マキサカルシトールの側鎖ではない。）をエーテル結合により導入した上、さらに、有機金属化合物と反応させてマキサカルシトールの側鎖を形成し、マキサカルシトールを製造すること

・特開平６－８０６２６号公報（先行文献②）

　ステロイド環構造の２０位アルコール化合物を、塩基の存在下でエポキシド化合物と反応させて側鎖（側鎖にエポキシ基は形成されない。）をエーテル結合により導入した後、側鎖の保護基を外して、２２－オキサビタミンＤ誘導体（マキサカルシトールの側鎖は有しない。）を製造すること

・特開平６－２５６３００号公報（先行文献③）

　ステロイド環構造の２０位アルコール化合物を、４－（テトラヒドロピラン－２－イルオキシ）－３－メチル－２－ブテン－１－ブロミドと反応させて２０位に側鎖（マキサカルシトールの側鎖ではない。）をエーテル結合により導入した後、側鎖の保護基を外し、さらに香月－シャープレス酸化反応により側鎖にエポキシ基を形成させて、最後に当該エポキシ基を開環することにより、２６－ヒドロキシ－２２－オキサビタミンＤ誘導体（マキサカルシトールの側鎖とは、末端のメチル基の一つがヒドロキシメチル基である点で異なる。）を製造すること。

⑤争点

・均等の成否

・訂正発明の無効理由の有無（裁判所は無効理由なしと判断した。以下解説を省略）

⑥地方裁判所の判断　被告方法は特許発明の均等の範囲であり、無効理由は存在しないため、請求を認容する。

⑦当事者の主張（要旨）

｛均等論の第１要件｝

〈控訴人の主張〉

・ビタミンＤのシス体とトランス体では後者は前者に比べ安定である・酸化抵抗性が高いという違いがある。

・訂正発明は２工程、控訴人方法は３工程という違いがある。

・ビタミンＤ３の誘導体の合成方法としてシス体から出発するものとトランス体から出発するものは別個のものとして理解されている。訂正明細書中の２つの公報もそのように書き分けられている。

・出発物質は、目的物質を得るための一連の起点をどこに置くかという点でまさに本質的部分である。工程数を減少させる利益を享受しつつ、これを出発物質とした場合の問題点（酸化抵抗性）を解決した点に訂正発明の本質がある。

〈被控訴人の主張〉

　訂正発明は初めて工業的に実用可能なマキサカルシトールの側鎖導入方法であり、その本質は、２０位アルコール化合物と予め２重結合を酸化したエポシキ体の試薬とを反応させたことである。

｛均等論の第２要件｝

〈控訴人の主張〉

　工程数の減少という本質的部分の作用・効果を奏しないから、置換可能ではない。

〈被控訴人の主張〉

　工程数の減少のみが本件発明の作用効果ではないことは前述の通りである。

｛均等論の第３要件｝

〈控訴人の主張〉

　シス体のビタミンＤ構造の物質をトランス体に変更しても、工程数の短縮という効果が同じであるとは容易に想到することができない。

〈被控訴人の主張〉

　シス体とトランス体の相互転換関係は当業者に周知であり、その反応についても実験をすれば直ちに実施可能であることが分かるから、置換容易である。

［控訴裁判所の判断］

①控訴裁判所はまず均等論の第１要件の判断基準に関して次のように説諭しました。

（a）本質的部分の認定について

　特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。従って、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

（b）本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められるから、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、

・従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。）、

・従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

　ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、特許出願時（又は優先権主張日。）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

（c）また、第１要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第１要件の充足を否定する理由とはならない。

②裁判所は、前記判断基準に照らし、均等論の第１要件に関して次の通り判断しました。

（a）訂正明細書には、訂正発明の効果について特に記載されていないが（特許法３６条４項、特許法施行規則２４条の２参照)、前記のとおり、訂正発明の課題は、従来技術に開示されていなかったマキサカルシトールの側鎖を有するビタミンＤ誘導体又はステロイド誘導体の新規な製造方法を提供すること自体にあることからすれば、訂正発明の効果とは、従来技術に開示されていなかった新規な方法により、マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミンＤ誘導体又はステロイド誘導体を製造できることと認められる。

　(ｲ)　以上のとおり、訂正発明は、従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり、従来技術に対する貢献の程度は大きい。そして、本件優先日に公知であったマキサカルシトールの製造方法のうち、甲１公報記載の最初のマキサカルシトールの製造方法は、操作が煩雑で、目的物質の収量が低く、また分離精製が容易でない等の欠点があったものであり、訂正明細書記載の前記(ｱ)ｃ①の製造方法はその改良法として発明されたものであるが（乙３５）、同①の方法も大量合成には不利であることから、本件優先日当時には、さらなる改良が検討され、新たなマキサカルシトールの工業的な製造方法が求められており、マキサカルシトールの物質特許を有していた被控訴人においても、訂正発明によって、初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものである（乙１４、弁論の全趣旨）。

（b）以上に対し、控訴人らは、本件特許出願の優先日の従来技術として、特表平４－５０４５７３号公報記載の方法により、トランス体のビタミンＤ構造を出発物質として一工程でマキサカルシトールの側鎖を導入する方法も公知である、本件優先日前に一工程でマキサカルシトールの側鎖を導入することができたことを示す公知文献（１９９１年公表の「２２－オキサビタミンＤ類縁体の合成および生物学的活性」と題する論文。乙５０）もあるなどと主張する。

　しかし、乙４文献記載の発明は、マキサカルシトールの側鎖とは側鎖の炭素数が異なる新規なビタミンＤ誘導体の製造方法であるし、その他の乙４文献の記載によっても、同文献に一工程でマキサカルシトールの側鎖を有するビタミンＤ誘導体を製造する方法が具体的に開示されていたと認めることはできない。

　控訴人らが指摘する公知文献（乙５０）には「アルコール化合物のＯ－アルキル化への合成の詳細」については「参考文献５【判決注：国際公開第９０／０９９９１号の４５頁】を参照のこと」と記載されており、同公報に具体的に開示されているマキサカルシトールの側鎖の合成方法は、２０位アルコール化合物を臭化プレニルと反応させて、エーテル結合により側鎖（マキサカルシトールの側鎖ではない。）を導入した上、酢酸水銀と反応させることによりマキサカルシトールの側鎖を形成する方法のみに過ぎない。従って控訴人の主張は理由がない。

（c）訂正発明の本質的部分

　訂正発明の課題及び解決手段と効果に照らすと、訂正発明の本質的部分（特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分）は、

　ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の２０位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件Ｂ－２のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということ

　を見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造又はステロイド環構造という中間体を経由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の２０位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にある。

　一方、出発物質の２０位アルコール化合物の炭素骨格（Ｚ）がシス体又はトランス体のビタミンＤ構造のいずれであっても、出発物質を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入された中間体が合成され、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖を導入することができるということに変わりはない。この点は、中間体の炭素骨格（Ｚ）がシス体又はトランス体のビタミンＤ構造のいずれである場合であっても同様である。従って、出発物質又は中間体の炭素骨格（Ｚ）のビタミンＤ構造がシス体であることは、訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とはいえず、その本質的部分には含まれない。

　控訴人方法は、ビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物（出発物質Ａ）を、末端に脱離基を有する構成要件Ｂ－２のエポキシ炭化水素化合物と同じ化合物（試薬Ｂ）と反応させることにより、出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造という中間体（中間体Ｃ）を経由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖をビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物に導入するものであるから、訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているといえる。

②裁判所は、均等論の第２要件に関して次の通り判断しました。

（a）訂正発明の課題は、マキサカルシトールの側鎖を有するビタミンＤ誘導体の製造方法として、従来技術に開示されていなかった新規な製造方法を提供することにあり、

　その解決手段は、ビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物（構成要件Ｂ－１の化合物）を、塩基の存在下で、末端に脱離基を有する構成要件Ｂ－２のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、エーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造体であるエポキシド化合物（構成要件Ｂ―３の中間体）を合成し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新規な方法により、マキサカルシトールを製造するというものである。

　そうすると、訂正発明の第２要件における作用効果とは、　次の通りと認められる。

　ビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造という中間体を経由するという方法により、マキサカルシトールを製造できること

（b）そして、控訴人方法は、前記のとおり、出発物質Ａ（トランス体のビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物）を、試薬Ｂ（訂正発明の構成要件Ｂ－２のエポキシ炭化水素化合物）と反応させることにより、エーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたトランス体のビタミンＤ構造体であるエポキシド化合物の中間体Ｃを生成し、この側鎖のエポキシ基を開環してマキサカルシトールの側鎖を有する物質Ｄを生成し、最後に物質Ｄに光照射を行いその炭素骨格をシス体のビタミンＤ構造へと転換して、訂正発明と同じマキサカルシトールを製造するというものである。

　控訴人方法における上記出発物質Ａ及び中間体Ｃのうち訂正発明のＺに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンＤ構造であり、訂正発明における出発物質及び中間体のＺの炭素骨格がシス体のビタミンＤ構造であることとは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、前述の訂正発明の作用効果と同一の作用効果を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンＤ構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンＤ構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。

②裁判所は、均等論の第３要件に関して次の通り判断しました。

　証拠（文中掲記）によれば、

・本件優先日当時、トランス体のビタミンＤ構造を、光照射によりシス体へ簡便に転換し得ることは周知技術であり、所望のビタミンＤ誘導体を製造するに際し、トランス体のビタミンＤ構造を有する化合物を出発物質として、適宜側鎖を導入した後、光照射を行うことによりトランス体をシス体へ転換して、シス体のビタミンＤ誘導体を得る方法は広く知られていたこと、

・控訴人方法の出発物質Ａに相当するトランス体のビタミンＤ構造をマキサカルシトールの合成に用いることも知られていたこと、

・シス体のビタミンＤ構造を有する化合物を出発物質とする場合であっても、製造過程で置換基等の導入や保護基を外す際等にトランス体へと転換し、再びシス体へと転換する方法も一般的であったこと　が認められる。

　また、一般に、化合物の反応においては、反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られているところ、出発物質であるビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物がマキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する水酸基は、トランス体とシス体とで構造が異なるビタミンＤ構造の二重結合（５位）の位置から遠く離れており、出発物質のビタミンＤ構造がトランス体であってもシス体であっても、反応点付近の立体構造は同じであることからすれば、当業者であれば、トランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。

　そうすると、控訴人方法の実施時（本件特許権の侵害時）において、訂正発明の目的物質に含まれるマキサカルシトールを製造するために、訂正発明の出発物質における「Ｚ」として、シス体のビタミンＤ構造の代わりに、トランス体のビタミンＤ構造を用い、この出発物質Ａを、訂正発明の試薬と同一の試薬Ｂと反応させて、トランス体である以外には訂正発明の中間体と異なるところがない中間体Ｃを生成すること、中間体Ｃの側鎖のエポキシ基を開環してマキサカルシトールの側鎖を有するトランス体である物質Ｄを得ること、最終的には物質Ｄに光照射を行いシス体へと転換し、水酸基の保護基を外して、訂正発明の目的物質と同じマキサカルシトールを製造するという控訴人方法は、当業者が訂正発明から容易に想到することができたものと認められる。

　したがって、控訴人方法は、均等の第３要件を充足すると認められる。

［コメント］

（a）均等論の概念は米国から導入されたものですが、我が国の均等論は、特許発明の構成要件の一部を他の要素に置き換える際に、当該置き換えが可能であること（機能・作用の同一性が担保されること）及び容易であることの他に、当該一部が特許発明の本質的部分であること（→均等論の第１要件）を必要としています（ボールスプライン判決）。

　我が国では、発明は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義されているため、前記置換を行うことにより別個の思想となるような場合を排除し、法的安定性を担保する趣旨であります。

（b）最高裁のボールスプライン判決以来、下級審では、本質的要件の判断基準を追加するような裁判例を積み重ねてきました。すなわち、

・基本的な基準

　“特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべき”
→本質的部分の意義（均等論の）

・捕捉的基準

　先行技術に見られない特有の特徴部分を認定する際には“特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めない”という形式的判断に拘泥してはならない。
→本質的部分の判断（均等論の）

・具体的基準（均等の範囲）

　本質的部分を認定する際には、従来技術と比較した貢献の程度に応じて、貢献の程度が大きいときには、請求の範囲の記載の一部を上位概念化し、貢献の程度がそれ程大きくないときには請求の範囲の記載と略同義とする。
→均等の範囲の判断

（c）本判決でいうと、ビタミンＤの構造のシス体とトランス体との相違を特許発明の本質的要件に含めて考えるべきという控訴人の主張は、発明の貢献の程度がそれほどでなければ裁判所に受け入れられたかもしれません。

　しかしながら、裁判所は、

　“ビタミンＤの構造の側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を一工程で導入すること”

が本件特許出願の優先日時以前の先行技術に見出せない特徴的部分であり、この部分により実現された、ビタミンＤにマキサカルシトールの側鎖を導入する“工業的に実施可能な初めての方法”という発明の貢献の程度を高く評価しました。

　その結果として、トランス体の構造から出発して特許出願人が請求の範囲に記載したのと同様の工程を経て、最後にトランス体からシス体へ変換するという控訴人の方法を均等の範囲と認めたのです。

　なお、控訴人は本件特許出願の優先日前に“ビタミンＤの構造の側鎖にエーテル結合及びエポキシ基を一工程で導入すること”が知られていたことを、論文等により立証しようと試みますが、裁判所は“一工程でマキサカルシトールの側鎖を有するビタミンＤ誘導体を製造する方法が具体的に開示されていたと認めることはできない。”と判示しました。

［特記事項］

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