| 内容 |
①技術的専門家の意義
（a）特許訴訟では、さまざまな場面で技術的専門家の陳述が求められます。
例えば特許出願時の技術水準に照らして特許発明と侵害と申し立てられた製品とがどの程度技術的に類似しているかであるとか、特許出願人が明細書で使用した用語が一般的な言葉でない場合に、明細書に記載された先行技術や明細書の文脈からどのように解釈するべきかなどです。
（b）技術的専門家は、専門家証人の一種として、問題となっている事柄に関して、自分の意見を述べることができますが、その意見は、例えば化学的コミュニティにおいて受け入れらてている理論などに裏付けられていなければなりません（→ダウバートスタンダードとは）。
（c）そして、その理論を、問題となっている事象に正しく適用するために、技術的専門家は、“知識・技能・経験・訓練又は教育により専門家としての適性を有する”ことが要求されます。
（d）こうした適性を有するか否かは、技術的専門家の意見を証拠として受け入れるべきかどうかを決定する際に、当事者からの証人排除の申し立て（→ダウバート・モーションとは）に応じて、裁判官により審理されます。
（e）たとえ証人がある技術分野の技術的専門家であったとしても、特許出願の対象である発明の内容に照らして、技術分野が異なる場合には、適当な証拠とは認められませんので、申し立てが認められ、証人の証言は排除されます。
（f）また証人が所定の技術分野の専門家だったとしても、特許出願の時点よりもかなり前に現役を退いていたとしたら、その証人の知識はアップデートされたものでないという理由で、証言が排除されることがありえます。
（h）そうしたことが争われた事例を紹介します。
②技術的専門家の事例の内容
［事件の表示］NEUTRINO DEVELOPMENT CORPORATION v. SONOSITE, INC.,
［事件の種類］特許侵害事件(証人排除の動議に対する略式判決・一部認容一部棄却)
［発明の名称］生殖器の血行動態の刺激・監視及び薬物伝達の加速の方法及び装置
［事件の経緯］
（a）Richard T. Redano
は、１９９７年９月９日に、医療発明（人体の一部についての血行動態の刺激・監視及び薬物伝達の加速の方法及び装置に関する発明）に関して米国に特許出願(08/926209)を行うことで米国特許第5947901号を取得するとともに、その一部継続出願として米国特許出願(09/315867)を行い、特許権（U.S.Pat
No. 6221021）を取得しました。
（b）Neutrino Development
Corporation（原告）は、前記特許（本件特許）をRedanoから譲り受け、そしてSONOSITE,
INC.,（被告）を特許侵害で訴えました。
（c）被告は、抗弁の立証のために７人の証人を立てました。
（d）原告は、全ての証人に対して証人排除の動議、特許侵害の略式判決を求める動議を提出しました。
（e）裁判所は、証人排除の動議を検討し、その一部を認容し、そして本件特許の文言侵害を認める略式判決を出しました。
（f）この記事では、証人の一人であるDonald W. Bakerに関する部分を紹介します。
［当事者の主張］
Neutrino(原告)は、Mr.
Baker(証人)が特許出願の時点で当該技術分野の当業者の観点から証言する資格に関して抗議(challenge)した。その理由は、彼は特許出願の時点(1997)よりも１２年も前に当該業界から引退しているというのである。Mr.
Bakerの履歴書は、１９８３年に当該業界でのプロフェッショナルとしてのキャリアを終了している。さらにまた、彼は、デポジッションにおいて、彼のキャリアが終了してから前記特許出願が行われるまでの１２年間において、超音波診断の技術や製品の小型化の技術に多くの進展があったことを証言している。
［裁判所の判断］
当裁判所は、｛特許出願の時より前である｝１９９７年に証人がリタイアしたという単純な事実により、彼が証人としての資格を失うものではない、という主張に同意する。
しかしながら、実施可能要件に関する抗弁に関して、関連する審尋が行われたため、証人の知識が特許出願の時に相応している(contemporary
to)ことが要求される。証人は、補助的宣誓書において、彼は、リタイアしてからコンサルティング・教授・その他の活動を通じて特許出願の時点以降に亘って、技術の進歩に遅れないようにしていた(keep
abreast of)と証言している。
証人は、明らかに、１９９７年時点の当該分野の彼の知識から見て、同分野の当業者のレベルを説明をするのに適任である。裁判所は、１９９７年の時点で当該技術分野に対する証人の知識が時代遅れ(out-dated)
ではないと認める。関連する論点に対する証人の考慮に対する原告の反論は、反対尋問で述べるべきものである。
［コメント］
米国では、専門家が報酬を受けて裁判において証言することがよくありますが、すでに研究職などをリタイアした人が証言しようとする場合に、その人物が専門家と言えるのか否かに関して相手方の当事者が追及してくることが考えられます。
本事例の証人は現役を退いてからも、当該技術分野でのコンサルティング業務などを継続していた点が認められ、証拠が排除されるには至りませんでした。
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