●206 F.2d 772 (Jeoffroy MFG.,v.Graham et al.)

進歩性審査基準／特許出願の要件／ブロー

［事件の概要］

①グラハム（乙）は、振動するプロー（鋤）及びそのマウンティング（取付部）の発明（基本発明という）に関して米国特許出願して１９５０年１月に特許第２４９３８１１号を取得しました。後に彼は、取付部の構成を改良して、この改良発明（振動するプローのクランプ）を特許出願し、特許第２６２７７９８号を取得しました。

②これら基本発明及び改良発明の特許に巡っては、多くの訴訟が提起され、そのうち改良発明の訴訟では最終的に最高裁の判断（いわゆるグラハム判決）が示されます。

（イ）基本発明の特許に関しては、同じ当事者（甲・乙）が原告・被告の立場を入れ替えて関わった２つの訴訟が提起され、控訴裁判所の判決があります（206 F.2d 772及び219 F.2d 511）。

（ロ）それぞれ最高裁への上告が行われましたが、最高裁の審理は行われませんでした。

（ハ）本件訴訟は、２件の訴訟のうちの一番目のものの第２審です。第１審では特許が有効であると認定して侵害を認め、第２審で第１審が支持されました。

③甲・乙は、１９３７年頃から、ノミ付きのプローであって、Ｈ型又はＩ型のビーム・フレームに弯曲したスプリング・スチール・フレームを様々なクランプ手段を介して取り付けたものを製造し、販売していました。

（イ）旧タイプのグラハムの装置が、石の多い州で使用され、これらの石は、プローの各シャンクに生ずる困難性を改善するために効果的なスプリング・トリップ機構を提供する必要を生じました。

（ロ）グラハムは、１９４０年頃にスプリング・マウンティングを備えたプローのシャンクの着想を得ましたが、それは未熟なものに過ぎませんでした。

（ハ）グラハムの装置の商業的発展に伴い、１９４６年の初頭には、上記欠点を解決することが喫緊の課題となっていました。

（ニ）グラハムの装置の問題が明らかになってから、少なくとも１９４６年３月中旬にはシティーバレー地方の農業従事者らがその問題に対処しようとしてプロー装置（シティーバレー装置という）を独自に開発しました。

（ホ）グラハムは、同月下旬頃にはシティーバレー装置の話を人（本人の従業員）から聞いていました。その後にグラハムも新しいプロー装置（前述の基本発明）を開発して特許出願してパテントを取得しました(USP2493811)。

（ヘ）しかしながら、シティーバレー装置に関する知識はグラハムの基本発明のコンセプトに全く貢献していないと、後に地方裁判所は認定しました。

④裁判所で認定されたグラハムの基本発明の特許の概要は次の通りです。

（イ）この発明は、スプリング・クランプ・メカニズムを含むものである。このメカニズムは、土壌処理ツール（※１）のシャンク（※２）をＨ型のフレームの下側のフランジに柔軟に装着（マウント）させるものである。

（ロ）特許となったスプリングクランプに取り付けられたプローは、水平方向に間隔をおいて配置された複数の土壌処理装置を含み、これら土壌処理装置は土壌を崩して、水分を温存しつつ土壌の浸食を防止する。

（ハ）このスプリング・クランプ・メカニズムは、プローの使用をノーズダコタ州及びサウスダコタ州などの岩の多い土地に適用しようとするものである。

（ニ）これらの土地では、土壌処理ツールの先端が土の表面の下に隠れた岩にあたる。スプリング・メカニズムは、土壌ツールが岩の上に乗り上げ、次にプローしている深さに戻ることを可能とする。

（ホ）特許された装置は、プロー・フレームのＨ型梁の下側のフランジにブランケットを取り付けるとともに、このブランケットにテコ台(fulcrum plate)をピボット連結し、これらブランケットとテコ台との間に土壌処理ツールのシャンクの前端部を柔軟かつ摩擦的(resiliently and frictionally)に支持している。

※１…土壌を掘り起こすための器具

※２…土壌処理ツールを後端側に支える水平方向に延びる支持棒

⑤｛特許発明の構成｝

〔請求項１〕

　フレーム及びシャンク33を備える土壌処理ツールを有するプローにおいて、このプローの使用中に土壌処理ツールのポンプ作用を生ずるようにフレームにシャンクを取り付ける手段であって、

　上記フレームに取り付けられ、プローの前後方向へ延びる下向きの開口路(downwardly opening way)56を設けたブランケット41と、

　上記開口路を横切って延びるピン62と、

　このピンに一方端部をピボット装着するとともに、他端部を、土壌処理ツールとは反対側で上記シャンクのピン側のサイドに沿うように設けたテコ台(fulcrum plate) 63と、
このテコ台に対してピボット連結され、シャンクが有する長孔(elongated opening)70及び長孔に対応してテコ台に開口した位置合わせ孔(registered hole)69を挿通してシャンクへアンカー留めされ、テコ台に対するシャンクとの相対的な縦方向の動きを許容してシャンクの往復動(oscillation)を可能とするように形成されたロッド71と、

　このロッドに一端部を、ブランケットに他端部をそれぞれ取り付けて係合し、弾性的にシャンクの搖動を可能とするとともに、土壌処理ツールのポンプアクションを可能とするスプリング66と、

　を具備する取付手段。

グラハム特許

図面1

⑥｛特許発明の作用｝

“テコ台63は、ピボットピン62によりそこからシフトしないように形成している。

　これによりロッド71のヘッド72の位置は固定される(fixed)が、それはテコ台63の溝68内でロックされるに過ぎない。ロッド71の動きはそれがブランケット41の長孔58の後端に当たることで規制される。

　スプリングは、シャンク32の前端部をブランケット41の板状部分42の底面（クランプ部分）とテコ台の上面（グリップ部分）とに常時接触させている。これにより摩擦的な抵抗(frictional resistance)を生じ、プローフレームに対して土壌処理ツールをアンカー留めするようにスプリング66と協力する。”

⑦控訴人甲の主張（進歩性に関する事項を抜粋）

（Ａ）シティーバレー装置からグラハムの特許が予期し得ないという第１審の判断は誤りである。何故ならグラハムの装置は、発明的なスキルを開示しておらず、単にシティーバレー装置の機械的な手直し（mechanical refinement）又は製造者の変更（manufacturer’s modification）に過ぎないからである。

（Ｂ）グラハムの発明の各エレメントは先行技術の中に存在することが明白であり、ただグラハム特許の各エレメントとは、形態・形状・位置・アレンジメントが相違するに過ぎない。

（イ）本件に関して特許の有効性の推定（presumption of patent validity）は大幅に縮小するべきである。なぜならそれらの先行技術はUSPTOにおける特許出願の審査では考慮されていないからである。

（ハ）控訴人が掲げた先行技術は次の通りである。

Dunbar, No. 211,003
Carter, No. 231,268
Moore, No. 503,288
Lamprell & Cook, No. 1,141,804
Bobeldyk, No. 2,424,014
the Australian patent to Traeger, No. 111,910

Dunbar特許

図面2

Moore特許

（ニ）参考－控訴人による先行技術とグラハム特許との相違（最高裁への上告理由から抜粋）

［裁判所の判断］

｛甲の主張（Ａ）に対する裁判所の見解｝

（イ）控訴人側の証人は、グラハムのクレームが文言上シティーバレー装置から読み取れないこと、及び、グラハムの発明の構成がシティーバレー装置又は後述の先行技術との何れとも相違することを認めた。

（ロ）さらに証言は、シティーバレー装置が粗雑（crude）な手作りのツールであって、オペレーション上で十分なパフォーマンスを挙げることができなかったこと、全く商業的に製造されていなかったことを示している。他方、グラハムのスプリング式装置は、直面する問題を効果的に解決し、商業的にも成功している。我々は、シティーバレー装置がグラハムの発明を予期させるものでなかったという第１審の認定を証拠に基づいて支持する。

（ハ）従って地方の農業従事者がシティーバレー装置を開発したということは、グラハム特許の発明性を否定し、日常的な技術的スキル以上のことを示すものではない、という結論を導くには不十分である。

｛甲の主張（Ｂ）に対する裁判所の見解｝

（イ）控訴人が示した先行技術を検討すると、グラハム発明の構成要素、例えば振動する土壌処理ツール、異物のクリアランスを許容するスプリング・リリース装置は公知であるが、我々は、これらの先行技術が単独又は集合として、グラハム特許に示されたのと同じコンビネーション・構造・動作のモードを開示しているとは考えない。

（ロ）控訴人は、自らの議論の根拠を次のルールに基づいている。

“発明の予測性を確立しようとするときには、コンビネーション発明の特許の全ての要素が単一の先行技術の構成に存在する必要はない。”

　また控訴人は、コンビネーション特許のスタンダードに基づいて、グラハム特許の各要素は既に古く、コンビネーションによって新たな機能又は関係も生じないので、特許は無効であると主張している。

（Great A & P Tea Co. v. Supermarket Corporation）

（ハ）グラハムのコンビネーションが新しい有用な結果を生み出す限り、個々の要素が先行技術において知られていることは、有用性を損なわない。

（ニ）我々は、控訴人の誤りは、コンビネーション全体を個々の要素に分解し、後知恵（ハインドサイト）で断片的に各要素を農業分野で既に知られた事項に当てはめて発明（の特許性）を否定したことにある、と考える。

（ハ）我々は、土壌処理ツールのシャンクを不動部分と可動部分と（或はＨ型梁上のブランケットとブランケットにピボット連結されたテコ台と）の間で柔軟に摩擦的にエンゲージ（係合）させるというアイディアは、グラハムが最初に実現したものであることを証拠が示していると考える。

（ホ）グラハムによる土壌処理ツールのシャンクの巧妙な取り付けは、シャンクのロックと振動とを可能とし、シティーバレー装置や他の従来技術のようにシャンクを不動部分に直接ヒンジ連結することの必要をなくした。これは、特許に値することである。

［コメント］

①アメリカ合衆国は、先例拘束性の原理に基づく判例主義をとります。

②しかしながら、この原則は、「十分に事案が類似した事例の裁判例」に拘束されるものであり、先入観を持って、実質的に類似していない裁判例を引用して持って進歩性を否定することがあれば、ハインドサイト（後知恵）があるということになります。

③控訴人の失敗は、クレームから恣意的に主要なエレメントを抽出し、主要なエレメントの全部又は一部を有する先行技術文献を拾い出し、先例（古い装置を組み合わせてなる発明の特許は各要素の機能の相違がないときには無効である）に当てはめたことです。

（イ）なるほど控訴人が示した装置は、ビームに取り付けた不動部分と、当該部分にピボット連結した可動部分と、可動部分に取り付けた掘削ツールのシャンクとを有しており、また個々のエレメントの機能は、グラハムの装置のものと近似していますが、エレメント同士の関係が異なるため、発明全体としては別異のアイディアであります。

（ロ）控訴人は、発明が自明であることの証明のレベル（standard of proof）として、特許の通常の水準より低い水準を適用することを求めて、グラハムの特許出願の審査で表れていない多数の先行技術を提示しましたが、却って立証が雑になった感があります。

④発明を構成するエレメント（不動部分、可動部分、シャンクなど）だけでなく、エレメント同士の関係（不動部分と可動部分との間でシャンクの端部を摩擦的に支持する）ことも発明の構成要素であり、それを看過したり、単なる設計的事項として過小評価すれば、ハインドサイト（後知恵）となる可能性があります。

⑤日本の進歩性審査基準では、コンビネーション発明に関して次の基準があります。
　発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ（単なる寄せ集め）である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。

⑥ケーススタティとして、グラハムの発明が日本へ特許出願され、現在の進歩性審査基準を当てはめるとすれば、そもそも「単なる寄せ集め」ではないと考えられます。

［特記事項］

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