●ETHICON INC v. UNITED STATES SURGICAL CORPORATION (III) No.97-1269

遡及的ライセンス／特許出願／安全穿孔装置

［事件の概要］

①本件は、米国特許第4535773号（本件特許）の特許権者であるDr.InBae Yoonと彼の排他的ライセンシーであるEthicon Incとの訴訟に対する地方裁判所の判決（請求棄却）に対する控訴審である。

②１９８９年にYoon及びEthicon Inc（原告）は、United State Surgical Corporation(被告)が本件特許を侵害したとして提訴した。

③１９９３年に本件訴訟の当事者は、被告側の参加人(defendant-intervenor)としてYoung Jae Choiが訴訟に加わることに合意(stipulate)した。

④Choiは自分は｛特許出願の手続から｝締め出された(omitted)発明者である旨を主張して、被告に対して遡及的(retroactive)ライセンスを許諾した。
→遡及的ライセンス(retroactive license)とは

⑤本件特許の発明者性を修正するべきという被告の動議に対して、地方裁判所は、Choiは本件特許のクレーム３３及び４７から締め出された(omitted)と決定した。

⑥発明者性についての地方裁判所の決定は正しいから、そして共同発明者であるChoiが被告に対する訴訟に同意(consent)していないから、｛原告の請求を棄却した｝原審の判決は支持される。

［当事者の主張］

　本件の控訴審において、控訴人（原告）は次のように主張しました。

（１）～（４）省略

（５）仮にライセンスの合意が特許全体に対して及ぶとしても、被告の過去の侵害に対する責任(liability)を免れるものであってはならない。

［裁判所の判断］

①裁判所は、共同発明性(Co-inventorship)に関して次のように判断しました。

　Choiは、クレーム３３及び４７の発明の構想に貢献しているから、発明者として認められ、Choiを締め出した特許出願の手続きにより取得された本件特許の発明者の記載は修正されるべきである。
→ETHICON INC v. UNITED STATES SURGICAL CORPORATION (I) No.97-1269　

②裁判所は、特許共有者(Patent Joint Ownership)に関して１の共有者が許諾したライセンス契約の範囲を次のように判断しました。

　特許の共有者が多数の請求項のうちの一部の請求項の構成に貢献した共同発明者であったとしても、特許に係る請求項の全てについての特許の所有者(patent-ownership)を有するものと推定される。
→ETHICON INC v. UNITED STATES SURGICAL CORPORATION (II) No.97-1269　

③裁判所は、Choiが許諾した遡及的ライセンスに関して次のように判断しました。

（a）ETHICONは、仮にChoiのライセンスが特許全体に対して執行可能(enforceable)であるとしても、ライセンス締結以前の侵害(pre-license infringement)に対してU.S. Surgical を訴えることは許されるべきである、と主張する。

　ETHICONによれば、それ以外の解釈をすることは次の判例に違背するという(contravene)。

Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341

（b）当裁判所は、Choiのライセンスの遡及的効果(retroactive effect)に対するETHICONの異議申立(challenge)には同意するが、Choiが原告として訴訟に加わることを拒否したことを理由とした、｛地方裁判所による｝訴えの却下も肯定しなければならない。

（c）Scheringの事件では、訴訟に係る特許の共有者(co-owner)であるRoussel及びScheringは、一の当事者が他の当事者の同意を得ることなく第三者を訴えることができる一方的権利(unilateral right) を許諾する合意を締結した。
→Unilateral Right to Sue (訴えを提起する一方的権利)とは

　そしてScheringは、侵害を申し立てた製品の販売の計画の禁止を求めてZenecaを訴えた。

　またScheringの訴訟において、非自主的原告(involuntary plaintiff) としてRousselが加わった。

　２週間後、Rousselは、Zenecaに特許発明を実施するライセンスを許諾した。

　地方裁判所は、Scheringの訴えを却下した。

　Scheringは、控訴した。

　控訴審において、Scheringは、Rousselが第三者を訴える一方的権利をScheringに許可したから、Rousselが第三者にライセンスを許諾することはできないと主張した。

　すなわち、Scheringによれば、これら２つの許諾は両立し得ないものである。

　控訴裁判所はScheringの主張を退けた。その理由は、“ライセンスをする権利と、第三者を一方的に訴える権利とは両立し得ないものではない。その一方を許諾することは必ずしもその他方の放棄(relinquishment)を意味しない。”というものである。

（d）当裁判所は、第三者に対するライセンスは将来的に(prospectively)作用するという重大な特徴(distinction)を認識する。

　一の共有者は、他の共有者が被った被害に係る権利を解除(release)することができない。

　従って、一の共有者は、第三者を訴える一方的権利を他の共有者に許諾するとともに、別の人物にライセンスを許諾することができる。

　そして、前述の一方的権利の恩恵により(by virture of)、他の共有者は、一の共有者に対して自分が被った被害を回復するためのライセンシーに対する訴訟に加わる(join)ことを要求することができるのである。

　従って、将来的なライセンスは、第三者を一方的に訴える権利または追加的な契約上の追加条項を禁止することと両立しないものではない。

　よって、Scheringは、RousselがZenecaに特許発明を実施するライセンスを許諾することを禁止することができない。

　ある特許の共有者がライセンスを許諾することは、他の共有者が過去の侵害について賠償を請求する権利を剥奪(deprive)しない。

　こうしたことは、ライセンスではなく、免除(release)の問題である。

　そしてある特許の共有者の権利は、別の共有者が過去の損害を回復するための訴訟を敗北に導くような免除を与えることに及ばない。

（e）U.S. Surgicalに対するChoiの遡及的ライセンスは、前述の免除及び将来的なライセンスのコンビネーションとしての働きを試みたものと考えられる。

　しかしながら、Choiは、Ethiconに与えたダメージに対するU.S.Surgicalの責任を免除することができない。

（f）しかしながら、この事件を支配するもう一つ別の定着した(settled)原則がある。

　侵害者に対する訴訟では、共有者全員を原告としなければならない。

　例えばWaterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 255を見よ。（中略）

　さらにMoore v. Marsh, 74 U.S. (7 Wall.) 515, 520によれば、“特許の分割されていない一部が持分として譲渡された場合には、その譲渡以後に行われた侵害に対する訴えは、その特許の利益を代表する元々の特許権者及び譲受人が連名(joint names)で行わなければならない。

　さらに実体特許法(substantive patent law)の問題として、全ての共有者は、通常は侵害訴訟に加わることに同意(consent)しなければならない。

　従って一の共有者は、侵害訴訟に自主的に加わることを拒否することにより、他の共有者が侵害者を訴える権限(ability)を妨げる（impede）ことができる。Schering事件を見よ。

（g）このルールは、次に述べる米国特許法第２６２条によって裏付けられる。

　“別段の合意がない限り、一つの特許の共有者は、他の共有者に対して説明をすることもなく(without accounting to)、米国内において特許発明を製造し、使用し、販売のオファー乃至販売を行なうこと、及び米国内に発明を輸入することができる。”

　このように、他の共有者に説明する義務を負わずに特許を利用(exploit)する自由は、さらにその共有者が特許を利用するために、他の共有者の同意を得ずに第三者に対してライセンスを許諾することを許すことになる。Schering事件を見よ。

　すなわち、前述の２６２条に表明された議会のポリシーによれば、特許の共有者同士は、相互に、他の共有者のなすがまま(at the mercy of)なのである。

(ｈ)このケースでは、ChoiがEthiconに対するU.S. Surgicalの責任を免除できると仮定した場合と結果的に違いはないかも知れない。

　しかしながら、当裁判所は、このケースを支配する原則と、Schering事件を支配する原則とは両立しないものではないことをに着目(noted)した。

　Schering事件では、第三者を訴える一方的権利とライセンスを許諾する権利とは両立し得ないものではないことに、当該事件の裁判所は着目した。

　同様に、この事件では、前述の免除を許諾できないことと、当裁判所は着目した。

　一の共有者が侵害訴訟に加わらないと決定することは、ある状況において、前述の免除を認めたのと同じ効果をもたらすであろうが、全ての場合にそうであるのではない。

　例えば共有者が相互に一方的権利を認めた時には、各共有者は他の共有者の訴訟に加わらないという権利を放棄(waive)したことになり、各共有者は他の共有者に侵害の損害を回復するために訴訟に加わることを促すことができる。

　Choiは、U.S.Surgicalに対する侵害訴訟に加わっておらす、かつ“訴える権利”を含めた排他的権利をU.S.Surgicalに許諾しているから、Ethiconの訴えは共有者の加入を欠くものである。従って、この訴えは却下される。

④よって、｛原告の請求を棄却した｝原審の判決は支持される。

［コメント］

［特記事項］

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