| 内容 |
①技術的専門家の意義
米国の裁判において、技術的専門家の意見は、他の専門家証人の意見と同様に、証拠として受け入れられます。
しかしながら、その意見は、一般に受け入れられている理論や学説に裏付けられているものである必要があります。
特許要件の一つである非自明性（進歩性）に関しては、この要件は、当該技術分野の通常のスキルを有する者（いわゆる当業者）の視点で判断する必要があります。
これまでの判例や成文法を無視して意見を述べられては、裁判の審理に役に立たないからです。
一例を挙げると、非自明性に関する有名な事件であるグラハム判決では、グラハムは、振動するシャンク（鋤）で地面を耕運機のシャンク取付構造に関して、本体に枢着したヒンジプレートの上側に鋤の基端部を取り付けたものを特許出願し、次に体に枢着したヒンジプレートの下側に鋤の基端部を取り付けたものを特許出願し、それぞれ権利を取得しました。後者に関して裁判で特許の有効性が争われたときに、大学教授が被告側の専門家証人として“この程度の設計変更は自分にとって自明のことである”旨を証言しました。
これに対して、原告は、“大学教授は、通常を超えるスキル(extraordinary
skill)を有するものであり、彼にとって自明であったとしても通常のスキルを有する者にとって自明であるとは限らない。”と反論しました。
技術的専門家が特許法に詳しいとは限らないので、当事者が証言の内容に関して細心の注意を払わないと、その証言は空振りに終わる可能性があります。
こうした裁判例を念頭に置いて、技術的専門家の陳述（自明性に関するもの）が裁判で受け入れ可能か否かが争われた事例を紹介します。
②技術的専門家の事例の内容
［事件の表示］NEUTRINO DEVELOPMENT CORPORATION v.
SONOSITE, INC.,
［事件の種類］特許侵害事件(証人排除の動議に対する略式判決・一部認容一部棄却)
［事件の経緯］
（a）Richard T. Redano
は、１９９７年９月９日に、医療発明（人体の一部についての血行動態の刺激・監視及び薬物伝達の加速の方法及び装置に関する発明）に関して米国に特許出願(08/926209)を行うことで米国特許第5947901号を取得するとともに、その一部継続出願として米国特許出願(09/315867)を行い、特許権（U.S.Pat
No. 6221021）を取得しました。
（b）Neutrino Development
Corporation（原告）は、前記特許（本件特許）をRedanoから譲り受け、そしてSONOSITE,
INC.,（被告）を特許侵害で訴えました。
（c）被告は、抗弁の立証のために７人の証人を立てました。
（d）原告は、全ての証人に対して証人排除の動議、特許侵害の略式判決を求める動議を提出しました。
（e）裁判所は、証人排除の動議を検討し、その一部を認容し、そして本件特許の文言侵害を認める略式判決を出しました。
（f）この記事では、証人の一人であるの証言のうち（Lauren S. Pflugrath）に関する部分を紹介します。
［当事者の主張］
（a）原告は、発明の予期性(anticipation)及び自明性(obviousness)に関する証人Lauren S.
Pflugrathの証言に対して疑義を唱えている。その理由は、証人が“当該技術分野における通常のスキルを有する者”(one of
ordinary skill in the
art)に関して検討し、その者の観点を適切に適用することを怠っているというのである。さらに原告は自明性に関する証人の意見に関してグラハムテストの要素を考慮していないという理由で反論している。
→予期性(Anticipation)とは
［裁判所の判断］
（a）具体的には、原告は、当該技術分野の通常のスキルのレベルに関して何も調査しておらず、従って予期性及び自明性に関する証人の意見は信頼できないとしている。さらに原告は、当該技術分野における通常のスキルに関する証人の結論を基礎をなす(underlying)事実の分析は、ダウバートスタンダードの下での信頼できる分析に相当しないと主張している。
しかしながら“当該技術分野における通常のスキル”のレベルに関する証人の結論は、特定の知識(specialized
knowledge.)に基づく科学的専門家以外の専門家の意見である。
コマーミックの証拠法第１３章を見よ。科学的な知識が論点になっていない場合には、裁判所は必ずしもダウバートスタンダードの要素を用いて証拠の信頼性を決定することを要せず、より柔軟な分析により信頼性を測る(gauge)ことができるのである。例えば次の判決を見よ。
Kumho Tire, 526 U.S. at 149, 119 S.Ct. 1167.
“当該技術分野における通常のスキル”に関する証人の意見は彼自身の経験に基礎を置く必要はない。証人は、｛特許出願の手続き上の｝本件特許の欠陥が当該技術分分野における通常のスキルを有する者にとって明らかである旨を述べることにより、予期性及び自明性に関する彼の意見を開陳する資格を得た。(中略) 証人は、デポジションのためのシートにおいて、
“当該技術分野の通常のスキル”について彼が自らの経験により医療用超音波装置の設計・検査・製作であると理解していると説明した。当裁判所は、証人の理解に満足し、この理解を予期性及び自明性の基準に採用した。前記医療用超音波装置の設計・検査・製作についての通常のスキルの適切なレベルは事実問題であり、陪審による解決させるべきものである。
（b）原告はまた、仮に証人が彼自身の視点に基づいて判断しておりかつ彼が当該技術分野における通常“以上”のスキル(extraordinary
skill)を有するときには、彼の結論は不適当であると主張した。この主張は正しい。例えば次の判例を見よ。
しかしながら、証人は、予期性及び進歩性に関する分析に彼自身の視点を適用しているわけではない。専門家証人は、とかく通常のレベルを超えるスキルを有することがことが多いが、こうした人々が通常のスキルを評価して、通常のスキルを有する人の視点を適用することに問題はない。専門家本人は、仮想的な通常の技術者(hypothetical
ordinary
artisan)である必要がないのである。原告は必要であれば、証人による通常のスキルの決定に関して反対尋問をすれば良い。
（c）原告は、証人のレポートにおいていわゆる２次的考察（例えばグラハムテストのファクター）についての分析を全く欠いているから、自明性に関する証人の意見は信頼している。
特許品の自明性を確立する為には、４つのファクターについて決定しなければならない。
・開示された先行技術を決定すること
・｛特許出願人によって｝クレームされた発明と前記先行技術との差異を見出すこと
・当該技術分野における通常のスキルを評価(assessment)を作成すること
・クレームされた発明の｛例えば特許出願の履歴の様な｝歴史的な出自(historical
origins)及び産業に対する効果を考慮すること
Graham v. John Deere Co., 383 U.S.
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→グラハムテストとは
原告は、証人が前述の４つの事実分析のステップを考量していないから、自明性についての証人の意見は信頼性がないとしている。
特に原告は、係争物である被告製品の商業的成功の証拠は非自明性（進歩性）の表れとして関連性を認めている。
そして 最高裁判所は、商業的成功の証拠は、非自明性の表れとして関連性を認めている。
被告は、これに関して証人のレポートにおいて自明性を判断する際には、下記の通り認識していると反論した。
“いわゆる後知恵的分析を回避するために、例えばクレームされた発明が商業的に成功しているなどの厳格なファクターを考慮するべきである。”
当裁判所は、証人の陳述が自明性の分析に対するグラハムファクターの関連性を証人が認識していることに同意する。
証人が原告の主張（被告製品の商業的成功は本件特許発明の非自明性を示している旨の主張）について単に容認(concede)しなかったことを以て、証人の意見が信頼できないということにはならない。
従って証人の陳述は、自明性の分析に関連するファクターを示している。
証人の結論と矛盾する事実上の証拠は、反対尋問の材料となる。
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